7 vấn đề tranh chấp hợp đồng li-xăng thường thấy ở Việt Nam

Hợp đồng li-xăng là giao dịch trong đó bên chuyển quyền (“BCQ”) cấp cho bên được chuyển quyền (“BĐCQ”) quyền sử dụng đối tượng sở công nghiệp (“SHCN”) như nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, etc., thuộc sở hữu của BCQ theo một số điều kiện nhất định. Hợp đồng li-xăng là một trong những hợp đồng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực SHTT và cũng có nhiều tranh chấp xảy ra phát sinh từ hợp đồng này.

Qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ giới thiệu với bạn đọc 7 vấn đề tranh chấp hợp đồng li-xăng thường thấy ở Việt Nam.

1. Tranh chấp về vấn đề thanh toán giá chuyển quyền

Có hai phương thức thanh toán giá chuyển quyền trong hợp đồng li-xăng: Thanh toán một lần và thanh toán từng đợt hoặc định kỳ. Tranh chấp về vấn đề thanh toán giá chuyển quyền thường xảy ra đối với phương thức thanh toán từng đợt hoặc định kỳ. Bởi lẽ, BĐCQ thường viện dẫn các lý do để từ chối thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Ví dụ: Tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại K (“Công ty K”) và Công ty Cổ phần T (“Công ty T”) theo bản án số 01/2019/DS-ST ngày 24/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Công ty K và Công ty T có ký kết với nhau Hợp đồng li-xăng vào ngày 01/10/2011 với thời hạn 20 năm và Công ty T có trách nhiệm thanh toán cho Công ty K một khoản phí bản quyền tương đương với 1% doanh thu bán phòng của Khách sạn trong từng tháng. Tuy nhiên, Công ty T đã không thanh toán theo đúng thỏa thuận. Vì vậy, Công ty K đã khởi kiện yêu cầu Công ty T thanh toán phí theo các biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên và tiền lãi chậm thanh toán.

Đọc thêm chuỗi các bài về hợp đồng của chúng tôi:

Xung đột pháp luật về hợp đồng theo luật Việt Nam và 4 nguyên tắc giải quyết xung đột

Sự kiện bất khả kháng và 4 lưu ý khi soạn thảo điều khoản này trong hợp đồng

7 vấn đề tranh chấp hợp đồng li-xăng thường thấy ở Việt Nam

Phạt vi phạm hợp đồng, thỏa thuận phạt bao nhiêu là hợp pháp?

2. Tranh chấp về hợp đồng li-xăng độc quyền

Có 3 loại hợp đồng li-xăng, bao gồm độc quyền, không độc quyền và thứ cấp. Hợp đồng li-xăng độc quyền được hiểu là BĐCQ sẽ được độc quyền sử dụng các đối tượng SHCN đã được chuyển quyền. Tuy nhiên, vẫn tồn tại trường hợp sau khi ký hợp đồng độc quyền, BĐCQ phát hiện ra rằng BCQ đã ký hợp đồng li xăng có cùng đối tượng SHCN với bên khác hoặc các đối tượng SHCN này đang được một bên thứ ba sử dụng mà chưa được sự đồng ý của BĐCQ. Do đó, tranh chấp phát sinh do BCQ đã không đảm bảo quyền sử dụng độc quyền cho BĐCQ như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Tranh chấp phát sinh từ chấm dứt quyền SHCN

Theo Luật Sở hữu Trí Tuệ 2005 sửa đổi (“Luật SHTT”), thời hạn hợp đồng li-xăng phụ thuộc vào thời hạn bảo hộ quyền SHCN  của BCQ. Tuy nhiên, trên thực tế việc chấm dứt quyền SHCN của BCQ lại không đơn thuần là do văn bằng bảo hộ hết thời hạn theo luật định mà xuất phát từ nhiều nguyên nhân ví dụ như BCQ từ bỏ quyền SHCN, BCQ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định hay BCQ chấm dứt hoạt động, BCQ không có quyền đối với quyền SHCN hoặc đối tượng SHCN không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ …

Nhiều trường hợp BCQ không thông báo trước với BĐCQ về vấn đề này dẫn đến những thiệt hại cho BĐCQ đang thực hiện hợp đồng li-xăng. Từ đó, hai bên phát sinh tranh chấp liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng này.

4. Tranh chấp về thẩm quyền ký kết hợp đồng li-xăng

Trên thực tế, có nhiều trường hợp người không có thẩm quyền đại diện BCQ là tổ chức hoặc vượt quá phạm vi đại diện (“Người Không Có Thẩm Quyền”) ký kết hợp đồng li xăng với BĐCQ. Trong trường hợp này, BĐCQ có quyền khởi kiện yêu cầu chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng li xăng này. Đồng thời, BĐCQ và BCQ có thể yêu cầu Người Không Có Thẩm Quyền này bồi thường thiệt hại (nếu có).

Cần lưu ý rằng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì BCQ có trách nhiệm thực hiện hợp đồng đối với BĐCQ mặc dù hợp đồng được giao kết bởi Người Không Có Thẩm Quyền:

(i) BCQ đã công nhận hợp đồng;

(ii) BCQ biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

(iii) BCQ có lỗi dẫn đến việc BĐCQ không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện hợp đồng với mình không có thẩm quyền.

5. Tranh chấp về hợp đồng li-xăng thứ cấp

Luật SHTT quy định BĐCQ không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được BCQ cho phép . Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp BĐCQ cho phép bên thứ ba sử dụng các đối tượng SHCN mà không có sự đồng ý của BCQ. Do đó, BCQ có quyền khởi kiện BĐCQ về việc BĐCQ đã vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng, yêu cầu bên thứ ba chấm dứt hành vi sử dụng trái phép các đối tượng SHCN và bồi thường thiệt hại (nếu có).

6. Tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng li-xăng

Thời hạn của hợp đồng li-xăng có thể kéo dài đến 10 năm. Tuy nhiên, không phải lúc nào BĐCQ cũng có thể khai thác quyền sử dụng các đối tượng SHCN một cách hiệu quả. Khi phát sinh các yếu tố dẫn đến việc BĐCQ không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng (ví dụ như thị trường bất ổn, sự kiện bất khả kháng xảy ra, kinh doanh thua lỗ…), BĐCQ thường yêu cầu BCQ chấm dứt hợp đồng li-xăng trước thời hạn. Căn cứ trên hợp đồng và quy định pháp luật, nếu BCQ nhận thấy BĐCQ không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì BCQ sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Điều này dẫn đến việc xảy ra tranh chấp giữa các bên.

7. Tranh chấp về điều khoản kiểm soát chất lượng

Theo Luật SHTT, BCQ không được buộc BĐCQ phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của BCQ hoặc của bên thứ ba do BCQ chỉ định trừ khi việc đó nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ do BĐCQ sản xuất hoặc cung cấp . Tuy nhiên, pháp luật chưa đưa ra định nghĩa và tiêu chí thế nào là “vì mục đích đảm bảo chất lượng”. Do đó, trên thực tế, vẫn có trường hợp BCQ buộc BĐCQ phải mua nguyên liệu từ BCQ với giá cao hơn giá thị trường với lý lẽ là nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ của BĐCQ. Điều này thường dẫn đến tranh chấp giữa các bên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý về nội dung trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ consult@blawyersvn.com. BLawyers Vietnam rất muốn nghe từ bạn!

Ngày: 24/03/2022

Người viết: Thảo Nguyễn & Thư Trần

Maybe you want to read:

Sơ lược về xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Làm thế nào nếu phát hiện một doanh nghiệp có tên thương mại giống với một nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam?

Thỏa thuận không cạnh tranh sau khi chấm dứt lao động – góc nhìn từ một tranh chấp thực tế

blawyersvn-cta-image

Yêu cầu tư vấn luật miễn phí

Vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu đơn bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong vòng 24 giờ đồng hồ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.